yahoo.com.ve (Venezuela) - Transferencia del Dominio - DVE2001-0001

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Yahoo! Inc. v. Logicland Corporación

Caso No. DVE2001-0001

1. Las partes

La Demandante es YAHOO! INC., una sociedad constituida de acuerdo a las leyes del Estado de Delaware, con domicilio social en 3420 Central Expressway, Santa Clara, California 95051, EE.UU. de América, representada en este procedimiento por el señor David M. Kelly, de Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P., de Washington DC, EE.UU. de América.

La Demandada es Logicland Corporación, C.A., con dirección en Calle Colombia, Qta. Santísima Trinidad, Terrazas del Club Hípico, Caracas, Miranda 1073, Venezuela.

2. Nombre de dominio y entidad registradora

El nombre de dominio en disputa es <yahoo.com.ve>, registrado ante REACCIUN (NIC.VE), de Av. Abraham Lincoln, Torre Domus, Piso 6, Ofic. 6B, Plaza Venezuela, Caracas, Venezuela.

3. Iter procedimental

El 25 de enero de 2001 el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (el "Centro") recibió una demanda de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias sobre Nombres de Dominio de la ICANN (la "Política"), su Reglamento, y el Reglamento Adicional del Centro. El 29 de enero de 2001 la demanda se recibió en copia papel. El 31 de enero de 2001 el Centro acusó recibo de la demanda.

El 6 de febrero de 2001 el Centro solicitó a la entidad registradora la confirmación de datos de registro del dominio. El 23 de febrero de 2001 la entidad registradora CNTI-REACCIUN confirmó que el nombre de dominio está registrado ante ella a nombre de la Demandada, que el señor Jesús Rodríguez de Logicland Corporación, C.A. y con igual dirección que esta es el contacto administrativo, técnico y para efectos de facturación, que es aplicable la Política, que el dominio está activo y que el idioma del acuerdo de registro es el español.

El 2 de marzo de 2001 la Demandante, a pedido del Centro, modificó la demanda indicando los nombres de los panelistas escogidos, y agregando una lista de decisiones de la OMPI que estima relevantes.

El 8 de marzo de 2001 el Centro envió a la Demandada la notificación de la demanda y del comienzo del procedimiento administrativo, señalando asimismo el día 27 de marzo de 2001 como fecha límite para la presentación de la contestación a la demanda. Entre otras cosas, el Centro advertía a la Demandada las consecuencias de no contestar la demanda teniendo en cuenta lo dispuesto por el Parágrafo 14 del Reglamento. El 29 de marzo de 2001, después de constatar que la Demandada no se había presentado para contestar la demanda, el Centro le notificó la falta de personación y ausencia de contestación a la demanda. La demanda se había notificado por correo electrónico a las direcciones disponibles, y por copia papel a la dirección indicada por la Demandada al registrar el dominio. Por ello el Panel considera que el Centro ha realizado todos los esfuerzos en materia de notificación que le requiere el Parágrafo 2(a) del Reglamento, y que al notificar la falta de personación y ausencia de contestación a la demanda lo hizo de total conformidad con el Reglamento.

El 29 de marzo de 2001 la Demandante indicó por e-mail los datos de una nueva decisión de la OMPI que se estimaba relevante para el presente caso.

El 2 de mayo de 2001, después de recibir sus respectivas declaraciones de aceptación, imparcialidad e independencia, el Centro designó a los Señores Pedro W. Buchanan y Dennis A. Foster como panelistas y al Sr. Roberto A. Bianchi como presidente del Panel. La integración del Panel Administrativo fue debidamente notificada a la Demandada. Se estableció el 15 de mayo de 2001 como fecha límite para que el Panel remita su decisión al Centro. El Panel determina que ha sido constituido en forma regular.

La demanda se presentó en español. El acuerdo de registro del nombre de dominio está en español. La demandada tiene su dirección y contacto administrativo en Venezuela, país de lengua española. El Panel, conforme al Parágrafo 11 del Reglamento, decide que el procedimiento continúe en español.

El Panel, en forma independiente, coincide con el Centro en que la demanda se presentó cumpliendo con los requisitos formales del Reglamento y del Reglamento Adicional, y que se ha pagado el arancel correspondiente.

No se dictaron órdenes de procedimiento ni se decidieron prórrogas.

4. Hechos

Por haber sido alegados por la Demandante y no haber sido contestados, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

La Demandante es una compañía global de comunicaciones, medios y comercio electrónico a través de Internet que ofrece servicios de búsqueda, directorio, información, comunicación y otras actividades y funciones para millones de usuarios de Internet. El sitio web principal de la Demandante se ubica en http://www.yahoo.com. Yahoo! Comenzó como directorio y motor de búsqueda, desarrollado a principios de 1994. En junio de 1994 el directorio empezó a denominarse "Yahoo!". Los ingresos de Yahoo! provienen principalmente de venta de publicidad y acuerdos de marca compartida y patrocinio con otras compañías. En 2000 los ingresos de la Demandante ascendieron a US$ 1.110.178.000. El sitio web de la Demandante es una de las principales guías web de Internet en términos de tráfico, publicidad, alcance de usuarios particulares y empresas. Ha sido clasificado como el número uno entre los sitios web en contenido regional/local, viajes, compras, finanzas, artes, entretenimiento, salud y forma física, noticias y política. A septiembre de 2000 el sitio web mencionado registraba un promedio de 780 millones de vistas de página por día. En noviembre de 2000 un informe de Nielsen/NetRatings otorgó a Yahoo! el primer puesto de la clasificación, con un alcance global del 51,3 % de los usuarios particulares. A enero de 2001 Yahoo! tenía registrados más de 233 millones de usuarios registrados únicos.

Yahoo! opera muchos sitios adicionales específicos de países o regiones: <yahoo.com>.ar (Argentina), <yahoo.com.br> (Brasil), <yahoo.com.mx> (México), <yahoo.es> (España), <yahoo.it> (Italia), <asia.yahoo.com> (Asia), <yahoo.com.cn> (China), <yahoo.com.tw> (Taiwan), <yahoo.com.hk> (Hong Kong), <yahoo.co.jp> (Japón), <yahoo.com.sg> (Singapur), <yahoo.ca> (Canadá), <yahoo.fr> (Francia), <yahoo.co.kr> (Corea), <yahoo.com.au> (Australia y Nueva Zelanda), <yahoo.dk> (Dinamarca), <yahoo.de> (Alemania), <yahoo.no> (Noruega), <yahoo.se> (Suecia), <yahoo.co.uk> (Reino Unido e Irlanda) y <yahoo.co.in> (India). Yahoo! no tiene actualmente un sitio dirigido exclusivamente a Venezuela, pero tiene numerosas categorías de directorio con información sobre ese país.

La Demandante tiene más de 418.500 usuarios registrados con Venezuela como país de residencia. Después de junio de 1998 Yahoo! ha hecho un seguimiento del número de vistas de página por parte de visitantes con dominios ".ve", de lo que resulta que a diciembre de 200 el volumen de vistas de páginas de ".ve" en el sitio www.yahoo.com fue de 10.705.398. En www.espanol.yahoo.com el número de vistas fue de 5.523.433; en www.yahoo.com.mx, fue de 178.232; en www.yahoo.com.ar, fue de 65.932; en www.yahoo.com.br fue de 38.711, y en www.yahoo.es, fue de 1.036.401.

De acuerdo a Interbrand, la marca Yahoo! ocupa el número 38 en un listado de las firmas líderes en el mundo, con un valor de cerca de US$ 1.800 millones.

El Panel acepta que la marca YAHOO! es famosa. Véase la sentencia dictada en Yahoo! Inc. v. Búfalo Wu, CA-00-00-00178-A. Esa circunstancia también se estableció en varias decisiones de paneles de la OMPI. Ver casos OMPI D2000-0241, D2000-0273, D2000-0476, D2000-0428, D2000-0928, D2000-0777, D2000-0748, D2000-1050, D2000-1013, en los que los paneles ordenaron las transferencias de los respectivos dominios en disputa a Yahoo! Inc. La simple circunstancia que la Demandante haya debido iniciar numerosos procedimientos bajo la Política de ICANN en muchos otros casos demuestra que la marca y el dominio "yahoo" son una presa muy perseguida por registrantes que fueron declarados sin derecho y que actuaron de mala fe. La Demandante también tuvo éxito en varios casos llevados ante tribunales nacionales (Israel, India, México, Argentina y Uruguay), obteniendo de esos tribunales medidas cautelares contra registrantes sin derecho de dominios que contenían la expresión "YAHOO" bajo los respectivos ccTLD.

Yahoo! Inc. es titular de registros de las marcas YAHOO! en clases 42, 16, 38, 25, 36 y 9 en Estados Unidos de América, solicitadas desde mayo de 1995. La demandante tiene marcas YAHOO! concedidas en Venezuela, solicitadas desde julio de 1996, faltando solamente la entrega de los correspondientes certificados de registro por la autoridad administrativa correspondiente.

El nombre de dominio fue registrado a nombre de la Demandada el 30 de mayo de 2000. Los registros de marca de la Demandante anteceden al registro del nombre de dominio en disputa.

El correspondiente acuerdo de registro (ver http://www.nic.ve/reg_contrato.html) prevé, por referencia, que el registrante queda vinculado por la Política Uniforme de la ICANN para la resolución de disputas sobre nombres de dominio. La sección E del contrato establece: "E. Controversias El Registrante reconoce que si el registro de su dominio es apelado por un tercero, el Registrante estará sujeto a las disposiciones especificadas en las Normas sobre Controversias.". En el link correspondiente del referido contrato se establece:" Normas de actuación en caso de controversias La instancia que dirime las controversias por el otorgamiento de nombres de dominio es el ICANN, allí se puede obtener la versión original de la "Norma Unificada para la Resolución de Controversias". [...] El NIC-VE no actúa como arbitro de controversias entre los registrantes y terceros denunciantes como consecuencia del registro o uso de nombres dominio. El NIC-VE registra los nombres de dominio sobre la base del criterio "el primero que llega es el primero al que se atiende" ("first come, first served"). Al registrar el nombre de dominio, el NIC-VE no determina la legalidad del registro de nombre de dominio, ni de cualquier otra manera evalúa si el registro o uso de dicho dominio puede violar los derechos de terceros. El solicitante es responsable de la selección de su propio nombre de dominio."

En consecuencia, este Panel es competente para resolver la presente controversia. Esa competencia no ha sido cuestionada por la Demandada.

5. Alegaciones de las partes

A) La Demandante

La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa incorpora íntegramente la marca famosa y valiosa YAHOO! de la Demandante, y resulta confusamente similar a la misma. La Demandada no tiene derechos ni ningún interés legítimo en el nombre de dominio en virtud de que la marca YAHOO! es famosa, y el uso de la misma por parte de la Demandada no se encuentra autorizado. La Demandada no es ni ha sido nunca licenciatario de la Demandante. El registro y uso del nombre de dominio por parte de la Demandada cumple el requisito de mala fe de la Política, Parágrafo 4(a).

Otras alegaciones figuran en las secciones 4 y 6 de esta decisión.

B) La Demandada

La Demandada no ha contestado la demanda, ni ha efectuado presentación alguna al Centro o al Panel.

6. Debate y conclusiones

Identidad o similitud confundible

La Demandante ha acreditado sólidos derechos sobre la marca YAHOO! tanto en Venezuela como en Estados Unidos de América, todos los cuales preceden en fecha al registro del nombre de dominio. El Panel ha aceptado sin dificultades que la marca YAHOO! es famosa. Por otra parte, el número de personas que se conectan a Internet desde computadoras con dominios bajo el ccTLD ".ve" correspondiente a Venezuela demuestra que la marca YAHOO! es muy conocida entre los usuarios de Internet de ese país. Un cotejo entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca revela que el mismo es prácticamente idéntico a la marca, o por lo menos confundiblemente similar a la misma. La expresión Yahoo! es caprichosa. La ausencia del signo de admiración "!" y la adición de ".com.ve" en el dominio no alcanzan para distinguirlo de la marca de la Demandante, con lo que esta ha cumplido con su carga de demostrar el supuesto de la Política, Parágrafo 4(a)(i).

Falta de derechos e intereses legítimos

La Demandante ha negado específicamente que la Demandada esté comprendida en alguna de las circunstancias enumeradas por la Política, Parágrafo 4(c). Por otra parte, la falta de una página web activa correspondiente al nombre de dominio - comprobada en la visita independiente que intentó el panelista presidente el 8 de mayo de 2001 - impide inferir nada favorable a la Demandada. En efecto, dicho intento resultó en un mensaje de error que dice: "No se puede mostrar la página - La página Web solicitada no está disponible en este momento - no se pudo encontrar el servidor o error DNS". La Demandada no ha presentado defensa alguna en este procedimiento. En esas condiciones el Panel concuerda con la Demandante en que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio (Política, Parágrafo 4(a)(ii)).

Registro de mala fe

La Demandante ha probado ampliamente que la Demandada es la registrante de numerosos nombres de dominio que copian servilmente marcas de terceros muy renombradas (<bellsouth.com.ve>, <casio.com.ve>, <casiolandia.com.ve>, <cisco.com.ve>, <cnn.com.ve>, <ebay.com.ve>, <hotmail.com.ve>, <memorex.com.ve>, <motorola.com.ve>, <nokia.com.ve>, <nortel.com.ve>, <novell.com.ve>, <oracle.com.ve>, <pioneer.com.ve>, <telstra.com.ve>, <ups.com.ve>, etc.). Ello significa que la Demandada ha incurrido con creces en la "conducta de esa índole" ("a pattern of such conduct" en el original en inglés) a que se refiere el Parágrafo 4(b)(ii) de la Política. También resulta evidente para el Panel que el registro del nombre de dominio se ha producido con el propósito de impedir que la Demandante refleje su marca famosa en el correspondiente nombre de dominio bajo ".com.ve", ya que con toda verosimilitud la Demandada no ignoraba que la Demandante ha venido registrando y usando dominios bajo los códigos de país ccTLD.

De tal modo, la Demandante ha cumplido en demostrar el registro de mala fe del nombre de dominio (Política, Parágrafos 4(b)(ii) y 4(a)(iii)).

Uso de mala fe

La pasividad de un demandado en estos procedimientos manifestada en la falta de toda actividad de un sitio web no implica que el nombre de dominio correspondiente no se esté usando, ni que en particular no se esté usando con mala fe. Este Panel acepta a ese respecto los ilustrados razonamientos volcados en la decisión del caso OMPI D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, en que se decidió que, si están presentes circunstancias relevantes, la inactividad del registrante demandado puede equivaler a una acción positiva de mala fe.

En el presente caso, las siguientes circunstancias se consideran relevantes:

a) La marca base de la demanda, YAHOO!, es famosa a nivel global para distinguir servicios de la Demandante relacionados con la Internet.

b) Es tan importante la presencia global activa de la Demandante en la provisión de servicios tanto bajo el gTLD ".com" como bajo numerosos ccTLDs, que la mera figuración del sitio web www.yahoo.com.ve , sin contenido alguno, con toda probabilidad hará concluir a un usuario medio de Internet que Yahoo! Inc. carece de un sitio en Venezuela, cuando tipea "www.yahoo.com.ve" en cualquier programa navegador o browser.

c) La Demandada ha omitido alegar cualquier circunstancia de la que se desprenda que no está haciendo un uso de mala fe del nombre de dominio. Además, la Demandada no ha contestado a los detallados requerimientos de la Demandante de fecha 11 de enero de 2001 en la comunicación cursada a la dirección registrada de la Demandada vía correo regular y correo electrónico a ventas@logicland.com. Ese silencio previo a este procedimiento arroja serias dudas sobre cualquier uso posible de buena fe del nombre de dominio.

d) La actual inactividad del sitio de la Demandada podría cesar en cualquier momento, con lo cual la Demandante se podría ver expuesta a un uso abiertamente abusivo del nombre de dominio que le ocasione un gran perjuicio a su marca. Es evidente que, si no es para forzar la compra del nombre de dominio, ese uso no podría sino ser en infracción de la marca famosa.

Por todo ello el Panel considera que el nombre de dominio en disputa se está usando de mala fe (Política, Parágrafo 4(c)(iii)).

7. Decisión

El Panel ha determinado que el nombre de dominio <yahoo.com.ve> es confundiblemente similar a las marcas YAHOO! de la Demandante, que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y que este fue registrado y se usa de mala fe.

En consecuencia, el Panel resuelve unánimemente hacer lugar a la demanda y, conforme a la Política, Parágrafo 4(i) y al Reglamento, Parágrafos 14(a) y 15, ordenar que el registro del nombre de dominio <yahoo.com.ve> sea transferido a la Demandante YAHOO! INC.

Roberto A. Bianchi

Panelista Presidente

Pedro W. Buchanan Smith

Panelista

Dennis A. Foster

Panelista

Mayo 15 de 2001

Fuente: http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/dve2001-0001.html