elrincondelvago.com (España) - Transferencia del Dominio - D2000-0823

Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

El RINCON DEL VAGO, S.L. y otros v. NETTIKA, S.L.

Caso N° D2000-0823

1. Las Partes

1.1 La Parte Demandante es D. Javier Castellanos Calabrés, D. Miguel Ángel Rodero Mateos y la mercantil EL RINCON DEL VAGO, S.L., una sociedad con domicilio y sede en Salamanca, España (el "demandante"), representada en este procedimiento por D.César Giner Parreño, de Madrid, España.

1.2 La Parte Demandada es NETTIKA, S.L. una sociedad domiciliada en Madrid, España (el "demandado"), representada en este procedimiento por D. Paz Martín Álvarez, abogada de Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1 El nombre de dominio objeto de este procedimiento es: <elrincondelvago.com>

registrado en Network Solutions, Inc., una sociedad con domicilio en Herndon, Virginia, USA.

3. Curso del Procedimiento

3.1 Con fecha 19 de julio de 2000 se presentó por vía electrónica en el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (en adelante, el "Centro") una demanda de acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (en lo sucesivo, la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en lo sucesivo, el "Reglamento"), una y otro aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo, el "Reglamento Adicional")

3.2 Posteriormente, el 21 de julio, el Centro recibió una copia en papel de la demanda.

3.3 Habiéndose detectado determinadas deficiencias formales en la demanda, con fecha 25 de julio el Centro las notificó al demandante. El 27 de julio el Centro recibió la demanda corregida por vía electrónica y el 28 en papel.

3.4 El Centro requirió del registrador Network Solutions, Inc. confirmación de los datos de registro del dominio elrincondelvago.com, obteniendo respuesta el 28 de julio de 2000.

3.5 El 2 de agosto se notificó la demanda y se inició el proceso administrativo.

3.6 Con fecha 21 de agosto el demandado remitió, por correo electrónico, contestación a la demanda, que el Centro recibió en soporte papel el 22 de agosto.

3.7 El 22 de agosto el demandante remitió por correo electrónico una nueva comunicación, que fue replicada por el demandado, asimismo mediante correo electrónico, el 5 de septiembre. Ambos escritos fueron admitidos en aplicación de lo dispuesto en el apartado 10 b. del Reglamento.

3.8 El 31 de agosto de 2000 el Centro designó a Mario A. Sol Muntañola como Panelista único, remitiéndole la documentación del procedimiento y señalando como fecha límite para la decisión el 14 de septiembre de 2000. Posteriormente, a petición del Panelista, este plazo se amplió hasta el 17 de septiembre.

3.9 Idioma del procedimiento. El escrito de demanda se ha hecho en lengua española y el demandado solicita igualmente que sea este mismo el idioma empleado. Por ello, el procedimiento se tramita en español, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

4.1 El demandante registró el 7 de agosto de 1998 el nombre de dominio "rincondelvago.com"; el 6 de abril de 1999 solicitó para España la marca "El Rincón del Vago", en la clase 38, que le fue concedida el 5 de noviembre de 1999. El 18 de enero de 2000 constituyó la mercantil "El Rincón del Vago, S.L." a la cual transfirió la marca el 15 de marzo de 2000. Dos nuevas marcas mixtas, en las clases 38 y 42, se solicitaron en 27 de marzo de 2000, estando actualmente todavía en tramitación. El dominio "rincondelvago.com" es muy conocido entre los estudiantes y el sitio web ha tenido una importante repercusión en los medios de comunicación y ha ganado diversos premios. Actualmente es una de las 10 webs más visitadas en España.

4.2 Nettika,S.L. se constituyó como mercantil en fecha de 6 de abril de 1999 y tiene por objeto la comercialización y distribución de bienes y servicios a través de catálogos e internet, actualmente concretada en la venta de profilácticos a través de internet. El 18 de abril de 1999 Nettika,S.L adquirió el dominio "elrincondelvago.com". El 17 de enero de 2000 solicitó la marca denominativa "El Rincón del Vago", en clase 35, actualmente en suspenso por oposición de la marca 2225539 (cuya titularidad ostenta el demandante).

5. Pretensiones y Alegaciones de las Partes

5.1 Demandante

Afirma el demandante:

5.1.1 Que la marca "El Rincón del Vago" ha sido preusada desde principios de 1998.

5.1.2 Que entre la marca "El Rincón del Vago" y el dominio del demandado "elrincondelvago.com" existe identidad absoluta y el riesgo de confusión es evidente.

5.1.3 Que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, pues ni ha sido ni es conocido por tal denominación, resultando que su dominio "elrincondelvago.com" tan solo sirve para redireccionar a otra página, denominada "planetacondon.com", en la que se venden profilácticos (doc. nº 1 del anexo D), aunque últimamente, a raíz de un requerimiento remitido por el demandante, el demandado ha modificado la página principal del sitio web "planetacondon.com" apareciendo la mención de "El rincón del vago". Que tampoco ha sido autorizado, ni ha obtenido licencia para la inscripción y/o uso del repetido nombre de dominio ni del solo registro puede entenderse que nazca derecho alguno a favor del demandado.

5.1.4 Que el demandado pretenderá amparar su dominio en la marca solicitada en fecha 17 de enero de 2000 a lo que debe oponerse: que todavía no ha sido concedida, que la demandante ha presentado escritos de oposición y que la marca "El Rincón del Vago" por su notoriedad es tributaria de una especial protección al haber traspasado el principio de la especialidad.

5.1.5 Que el registro ha sido adquirido de mala fe, toda vez que lo que el demandado pretende es instalar un punto de ventas de productos profilácticos en la página del demandante y que no es plausible la creación independiente del dominio "elrincondelvago.com" sin conocer previamente el público al que la página "rincondelvago.com" va dirigida y el éxito que entre ese público ha obtenido. De la misma forma, cabe preguntarse la conexión existente entre la denominación debatida y la venta de preservativos.

5.1.6 Que el registro está siendo usado de mala fe, toda vez que quien registra de mala fe no puede usar de buena fe. A lo que debe añadirse que es evidente que lo que el demandado pretende es atraer para sí a los internautas confundidos por la similitud de los nombres. Además, no ha existido utilización del nombre hasta que no ha sido requerido por el demandante.

5.1.7 Que la conducta del demandado supone una clara infracción del artículo 5 de la Ley de Competencia desleal 3/91 y de los artículos 30 y 31 de la Ley de Marcas 32/88.

5.1.8 Que el dominio "elrincondelvago.com" debe ser transferido a la parte demandante.

5.2 Demandado

El demandado alega:

5.2.1 Que el Sr. Francisco Díaz, socio fundador y administrador único de la sociedad demandada, estuvo en los Estados Unidos estudiando y trabajando hasta abril de 1999, por lo que su contacto con España hasta esa fecha fue muy limitado.

5.2.2 Que ajeno a la existencia del demandante, en 1998 registro el dominio "elrincondelvago.com" sin que pueda precisar la fecha al no guardar documentación, y que solo consta la fecha en la cual el dominio se transfirió a la sociedad demandada.

5.2.3 Que el demandante registró el dominio "rincondelvago.com" y después la marca "El Rincón del Vago", añadiendo el artículo determinante tratando así de impedir que el demandado utilice su denominación para una actividad diversa y dirigida a distinto público. Que además niega la notoriedad de la denominación utilizada por la demandada y únicamente reconoce cierto renombre entre los estudiantes.

5.2.4 Que el demandante no pueden pretender la anulación del dominio del demandado con base en un registro de una marca posterior al registro del nombre de dominio. Y que el UDRP no es aplicable toda vez que el conflicto planteado lo es entre marcas y no entre dominios y marcas.

5.2.5 Que el demandado posee intereses y derechos legítimos sobre la denominación en conflicto, toda vez que viene realizando preparativos serios y efectivos y luego usando el nombre de dominio en una actividad distinta y compatible con la del demandante.

5.2.6 Que no ha existido mala fe ni en el registro ni en la utilización del dominio litigioso, toda vez que el demandado puede demostrar que ha intentado innumerables veces alcanzar un acuerdo de pacífica convivencia pero sin proponer ni aceptar ningún tipo de compensación por transferir el dominio, cosa que no desea hacer.

5.2.7 Que el preuso de una marca no es constitutivo del derecho exclusivo sobre un signo distintivo y que no existe infracción de la normativa sobre marcas por parte del demandado. Que no concurre en la actividad del demandado ninguno de los supuestos contemplados en la normativa sobre competencia desleal. Y que de la misma manera, el UDRP no es de aplicación al presente caso por no cumplirse todos los requisitos necesarios.

5.2.8 Que la demanda debe ser desestimada.

6. Debate y Conclusiones

6.1. Normas aplicables

De conformidad con el apartado 15 a) del Reglamento, el Panel decidirá teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por ambas partes y de acuerdo con la Política y el Reglamento. Y puesto que ambas partes tienen sede y domicilio en España, se tendrán en cuenta las leyes y principios del derecho español (Casos D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, D2000-0239 J. García-Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías o D2000-0691 Seur, S.A. v. Antonio Llanos).

6.2. Aplicabilidad del UDRP

A juicio del Panel, el demandado plantea una cuestión fundamental de carácter previo: la aplicabilidad o inaplicabilidad del UDRP. Afirma que su nombre de dominio fue adquirido por transferencia el 18 de abril de 1999, tal como aparece en el whois de Network Solutions Inc. (NSI) (doc. nº 9 del demandado), pero que dicho nombre fue inscrito aproximadamente un año antes y no recuerda si por otra sociedad o por el propio Sr. Francisco Díaz. Asegura que no guarda la información y que, puesto en contacto con NSI, no ha podido conseguir el informe histórico del nombre de dominio (doc. nº 10 del demandado).

Es fundamental la cuestión porque, de ser cierto tal extremo, el UDRP no sería de aplicación, ya que ambos dominios, el del demandante ("rincondelvago.com") y el del demandado ("elrincondelvago.com"), serían anteriores a cualquier marca, resultando en tal caso que el conflicto se plantearía entre dominios y no entre dominios y marcas.

Dada la evidente importancia de la fecha de registro del dominio "elrincondelvago", el Panel, al amparo de una interpretación amplia de las facultades que le atribuyen los apartados 10 y 12 del Reglamento y de conformidad con la sugerencia en tal sentido del Case Manager (doc. Nº 10, p. 1ª del demandado), se dirigió a NSI para solicitar tal información. Por comunicación electrónica de 14 de septiembre de 2000, NSI respondió:

que consideraba que no era función del Panelista coadyuvar en la indagación de los hechos más allá de lo que se desprende de los escritos y pruebas aportados por las partes, que tal información no puede ofrecerla sin un procedimiento judicial de "subpoena", y que habiendo estudiado el caso no entendía el alcance y la importancia de la petición

El demandado podrá reiterar la petición con las condiciones exigidas por NSI si acude a la vía judicial, haciendo valer asimismo el contrato de servicios que le liga con esta empresa y que, parece, debiera obligarla a proporcionar a sus clientes la información que necesitan para la mejor defensa de sus derechos e intereses. En cualquier caso, el Panel debe resolver, necesariamente, de conformidad con los escritos y las pruebas aportados por cada una de las partes.

Correspondía al demandado acreditar la preexistencia de su nombre de dominio ("elrincondelvago.com"). En teoría, estaba en buenas condiciones para hacerlo, puesto que el pretendido primer titular y cedente a favor de Nettika, S.L fue el Sr. Francico Díaz, fundador y administrador único de la sociedad, y algún rastro aunque sólo sea del pago que efectuó debería quedar.

No habiéndose acreditado la repetida preexistencia, y a pesar de lo extraño que resulta que el demandante no registrara como marca su dominio sino el del demandado, entiende el Panel que el UDRP es aplicable al presente caso, sin perjuicio de las ulteriores acciones judiciales que a cada una de las partes puedan corresponder.

6.3. Examen de los presupuestos establecidos en el apartado 4 a) de la Política

6.3.1 Identidad o similitud que pueda provocar confusión

(a)El demandante es titular de una marca mixta que, aunque solicitada tan sólo 12 días antes de que el demandado registrase su nombre de dominio -pues el registro de la marca se otorga desde la fecha del depósito (art. 7 de la Ley de Marcas)-, está concedida y en vigor. Es obvio que la identidad entre la marca "El Rincón del Vago" y el dominio "elrincondelvago.com" es más que relativa, absoluta.

(b) A contrario de lo que alega el demandado, el Panel considera que el conflicto se plantea entre una marca y un nombre de dominio y no entre dos marcas. No puede considerarse como marca la solicitud de registro (art. 3 L.M.) por más que la Ley le otorgue una protección provisional en determinados casos.

(c) Ciertamente, como ya se ha apuntando, es difícil explicarse por qué el demandante no registró como marca su dominio ("rincondelvago.com") y prefirió añadir el artículo determinado "el", de forma que aquélla, la marca, acabó coincidiendo con el dominio del demandado ("elrincondelvago.com"). Esta circunstancia, y la misma constitución el 18 de enero de 2000 de una mercantil asimismo denominada "«El» Rincón del Vago, S.L", podrían inducir a pensar que el demandante, al efectuar esas operaciones (solicitud de registro de marca y constitución de sociedad), conocía el registro por el demandado de "elrincondelvago.com"; en otras palabras, que el demandante, para defender su dominio, creyó oportuno atacar el del demandado creando una marca idéntica y así hacer indiscutible la aplicabilidad del UDRP. Este proceder arroja ciertas sombras sobre lo que en principio constituye una aspiración lícita: la defensa del dominio. En cualquier caso, como queda dicho, no se ha acreditado que el dominio del demandado ("elrincondelvago.com") sea anterior a la marca del demandante ("El Rincón del Vago"), razón por la cual no procede extraer consecuencia alguna de la adición del artículo determinado "el" por parte del demandante en el momento de acudir a la protección marcaria.

(d) Haciendo uso de una de las terminologías acuñadas por la doctrina y que no coincide con la utilizada por las partes, el Panel considera que el dominio "rincondelvago.com" puede ser renombrado en el sector en el que opera pero no así la marca en clase 38 "El Rincón del Vago". Ello no obstante, la marca, que reivindica unos servicios de telecomunicación con múltiples contenidos, recibe y adquiere ese renombre generado por el dominio, que no deja de ser un signo con capacidad distintiva e incluso, si se quiere, el título de una obra protegida por el derecho de autor. Por tal motivo la marca (que no es notoria pero sí renombrada) no traspasa el principio de la especialidad. Esto lleva a pensar que la convivencia de ambas denominaciones en el ámbito presencial (marcas) como en el virtual (dominios), podría ser compatible.

Puesto que en nombres de dominios no existe una clasificación real de productos y servicios, el criterio de la especialidad atribuible a un dominio solo puede establecerse por el uso que se haga de él en el sitio web que identifique. Por ello, en el presente caso, la posibilidad de que por aplicación del principio de especialidad, el conflicto salga del ámbito de aplicación del UDRP, dependerá de la efectiva utilización del dominio para esos servicios o productos que dice distinguir.

6.3.2 Derechos e intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio

(a) El demandado no ha probado tener un interés ni derecho legítimos respecto del nombre de dominio en debate.

(b)El demandado ha solicitado una marca pero es posterior y no solamente no está concedida, sino que además su tramitación administrativa se halla suspendida por la presentación de una oposición.

(c) El demandado tampoco ha justificado haber realizado preparativos serios para un uso normal del dominio discutido. De acuerdo con la información disponible, hasta la fecha del requerimiento efectuado por el demandante (docs. nº D-3 y D-4 del demandado), únicamente lo ha usado para redireccionar hacia el sitio web de Nettika, S.L., "planetacondon.com", a las personas que acceden a ese dominio. No es este un uso necesariamente ilícito y puede haber razones que lo justifiquen, como sucede, por ejemplo, cuando alguien ha registrado dominios muy parecidos a los de su marca y dominio principal, con el objeto de crear un cordón de seguridad. También sería comprensible el redireccionamiento cuando hay una conexión con la actividad principal. No parece, sin embargo, que en el caso que nos ocupa concurra ninguna razón de esta u otra índole, capaz de justificar el mero redireccionamiento.

(d) El demandado no ha sido conocido anteriormente por el uso de esta denominación, ni tiene autorización o licencia alguna de quien posea derechos sobre una denominación como esta.

6.3.3 Registro efectuado de mala fe y utilización de mala fe

(a) El caso que nos ocupa es ciertamente peculiar porque, si bien formalmente el conflicto se establece entre la marca "El Rincón del Vago" y el dominio "elrincondelvago.com", es evidente que, en el fondo, el interés del demandante se centra en el dominio "rincondelvago.com", que es el que constituye el centro de su actividad y el que ha alcanzado notoriedad entre los usuarios de la www. Este es un dato que conviene no perder de vista, por más que el propio demandante se haya arriesgado a que se olvide, al haber interpuesto su demanda sobre la base de una marca no coincidente con su nombre de dominio y solicitada el 6 de abril de 1999, es decir, pocos días antes de la fecha en la que –según las pruebas disponibles- se registró el dominio del demandado. Si la buena fe del demandado debiera ponderarse sólo en relación con la marca "El Rincón del Vago", sería difícil una valoración negativa, dada la proximidad de las fechas de registro de ésta y del dominio. No obstante, como queda dicho, a juicio del Panel, el problema debe resolverse teniendo muy presente el papel central que, en el conflicto, corresponde al dominio "rincondelvago.com".

(b) Considerando el elemento anterior y valorando la situación en relación no sólo con la marca "El Rincón del Vago", sino también con el dominio "rincondelvago.com", ha de entenderse que el demandado Nettika,.S.L. procedió de mala fe al registrar el dominio "elrincondelvago.com" el 18 de abril de 1999. No desvirtúa esta consideración su llamativa insistencia en que el pretendido primer registrante y cedente del dominio (D. Francisco Díaz) estuvo ausente de España tres años y hasta principios de 1999. Como afirma el demandado, el negocio que pretendía instalar en España se "estuvo fraguando desde su estancia en los USA". En tales circunstancias no se puede dejar de considerar que examinara concienzudamente la red y sobre todo su incidencia en el mercado español, razón por la cual debió conocer el sitio web del demandante. "Rincón" es una denominación muy habitual en el mundo de habla española para identificar lugares geográficos (Rincón de Ademuz…) y lugares para el desarrollo de múltiples actividades (rincón del fumador, rincón del bibliófilo, del melómano…) Esta frecuencia se ha trasladado a la red, donde existen rincones musicales, literarios, del sexo… Tampoco es precisamente inusual el término "vago". Por todo ello no es creíble que quien pretendía registrar un dominio que incluye esas dos palabras no llegara a saber que existía el dominio "rincondelvago.com", paradójicamente uno de los que más actividad ha suscitado entre los internautas españoles.

(c) El demandado tiene una página cuyo objeto es la venta de profilácticos y cuya denominación ("planetacondon.com") guarda perfecta relación con su contenido. Por el contrario no convence la elección del nombre en relación con el individuo cortado o el vergonzoso, que se alega en la demanda y que suena más bien a explicación a posteriori, destinada a enmascarar otra razón más poderosa: el deseo de atraer hacia su sitio web al contingente de usuarios de "rincondelvago.com", muy atractivo tanto por su volumen, como por sus características personales de juventud y, acaso, amplia disponibilidad de tiempo para aplicarse a actividades distintas del estudio.

(d) El mero redireccionamiento de una página sin contenidos a un sitio web verdaderamente operativo, ha sido reiteradamente considerado como una falta de uso y, en consecuencia, como un uso de mala fe (Caso D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows).

(e) La constancia de que el demandado ha registrado otro dominio que coincide con la denominación de un conocido portal de internet (doc. nº D-6 del demandante) ha sido motivo de análisis en otras decisiones ( Caso D2000-0012, Stella D’oro Biscuit Co., Inc. v. The Patron Group, Inc.) que han considerado el hecho como una evidencia del patrón de conducta que rige la actividad del demandado, consistente obviamente en el registro de nombres para su posterior venta o utilización parasitaria.

(f) igualmente es aplicable el principio de que quien registra de mala fe y sin interés legítimo estará usando el dominio de mala fe (Caso D2000-O239 J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías)

7. Decisión

Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, el Panel resuelve que el demandante ha probado, de acuerdo con el apartado 4 a. de la Política Uniforme que concurren los tres elementos contemplados en dicho artículo y por todo ello, conforme a los apartados 4(i) y 15 de la Política, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio elrincondelvago.com sea transferido al demandante, EL RINCON DEL VAGO, S.L. y otros.

Mario A Sol Muntañola

Panelista Unico

17 de septiembre de 2000

Fuente: http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0823.html